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DAS ENDE DER "DOCTRINE OF EQUIVALENTS" - DIE FESTO-ENTSCHEIDUNG DES OBERSTEN US-PATENTGERICHTS

Das oberste U.S. Patentgericht (Court of Appeals for the Federal Circuit, kurz "CAFC") erliess am 29. November 2000 in einer Plenarsitzung aller zwölf Richter die Entscheidung in Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Nr. 95-1066, 2000 WL 1753646, die weitreichende Konsequenzen für den Wert bestehender Patente sowie für die Ausarbeitung bzw. Verfolgung von Patentanmeldungen aufweist. Die Entscheidung scheint grundsätzlich die Anwendung der "Doctrine of Equivalents" (kurz DOE) für jedes Anspruchsmerkmal zu verneinen, wenn dieses Anspruchsmerkmal nach Einreichung der Anmeldung geändert wurde. Dieser Artikel versucht dem ausländischen Anmelder die Auswirkungen dieser Entscheidung nahe zu bringen.

Das Konzept der DOE wurde eingeführt, um zu verhindern, daß Nachahmer durch unwesentliche Änderungen eines patentierten Erfindungsgegenstandes eine Patentverletzung umgehen können. Die Anwendbarkeit der DOE wurde zuletzt vom US Supreme Court in der Entscheidung Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., Nr. 95-728 vom 3. März 1997 bestätigt. Hilton Davis verklagte Warner-Jenkinson auf Patentverletzung eines Anspruches, der auf Ultrafiltration eines Farbstoffes über ein poröses Membran bei einem pH-Wert zwischen 6.0 und 9.0 gerichtet war. Während des Prüfungsverfahrens wurde der Anspruch auf den Bereich zwischen pH 6 und pH 9 eingeschränkt, wobei die Einschränkung auf den oberen Grenzwert aufgrund einer älteren Druckschrift vorgenommen wurde, während der Grund für die Einschränkung auf den unteren Grenzwert aus dem Prüfungsverfahren nicht ersichtlich war. Der US Supreme Court führte aus, daß der Verlauf des Prüfungsverfahren die spätere Anwendbarkeit der DOE unterbinden kann ("prosecution history estoppel"), wenn ein Merkmal während des Prüfungsverfahrens aufgegeben wird, d.h. die Aufgabe eines Merkmals kann durch die DOE im Verletzungsverfahren nicht wieder zurückgeholt werden. In Warner-Jenkinson führte der US Supreme Court jedoch weiter aus, daß die Anwendung der DOE bei jeder Anspruchsänderung nicht absolut ausgeschlossen werden sollte, sondern der Grund der Änderung sei herauszufinden, und insbesondere sei zu überprüfen ob die Änderung für die Frage der Patentfähigkeit relevant ist. Falls dies zu bejahen ist, wird "prosecution history estoppel" ausgelöst. Gleiches trifft zu, wenn überhaupt kein Grund bestimmbar ist.

Wie oben angedeutet, ging aus dem Prüfungsverfahren in Warner-Jenkinson nicht der Grund hervor, der zur Einschränkung des Anspruches auf den unteren Grenzwert führte. Auch wenn der US Supreme Court in Warner-Jenkinson am Prinzip der DOE festhielt, und nicht beabsichtigte grundsätzlich jegliche Anspruchsänderung so zu bewerten, als ob hierdurch aufgrund "prosecution history estoppel" die Anwendbarkeit der DOE ausgeschlossen wird, scheint dennoch der Tenor dieser US Supreme Court Entscheidung darauf zu basieren, daß DOE bei Anspruchsänderungen auszuschliessen ist, wenn diese für die Patentfähigkeit von Relevanz sind. Leider setzte sich der US Supreme Court nicht im Detail mit den Gründen der Einschränkung auf den unteren Grenzwert auseinander und überließ es dem CAFC eine Antwort zu finden, und insbesondere eine Formel zu formulieren, wann und wie die DOE anwendbar sein soll.

Festo Corp. verklagte Shoketsu Kinzoku auf Verletzung von U.S. Patent Nr. 4,354,125 (“Stoll-Patent”) and U.S. Patent Nr. 3,779,401 (“Carroll-Patent”) auf Basis der DOE. Diesen Konflikt nahm der CAFC zum Anlass grundsätzlich die Frage der DOE zu erörtern, und Parameter anzugeben, wann DOE anwendbar ist. Prinzipiell war der CAFC mit folgenden Fragen konfrontiert:

Frage 1): Eine Anspruchsänderung, die den Schutzumfang eines Anspruches einschränkt und, aus welchen Gründen auch immer, gesetzliche Erfordernisse berührt ("statutory requirements"), löst "prosecution history estoppel" bzgl. des geänderten Anspruchselements aus.

Frage 2): Eine freiwillige Anspruchsänderung ist so zu behandeln wie jede andere Anspruchsänderung, d.h. sofern der Schutzumfang des Anspruches aufgrund gesetzlichen Erfordernissen eingeschränkt wurde, wird "prosecution history estoppel" bzgl. des geänderten Anspruchselements ausgelöst.

Frage 3): Für eine Anspruchsänderung, die "prosecution history estoppel" auslöst, steht DOE für das geänderte Anspruchselement nicht zur Verfügung.

Frage 4): Für unbegründete Anspruchsänderungen steht keine DOE zur Verfügung.

Es ist demzufolge festzustellen, daß der CAFC die Anwendung der DOE für jedes Anspruchsmerkmal auschliesst, welches während des Prüfungsverfahrens geändert wurde, und den Anspruch einschränkte, sowie gesetzliche Erfordernisse berührte. Zwar scheint der CAFC darauf hinzuweisen, daß die Anspruchsänderung eine Einschränkung ("narrowing") mit sich bringen muß, um die DOE auszuschliessen, jedoch wird auch eindeutig erklärt, daß hier nicht nur Änderungen im Zusammenhang mit einer Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik gemeint sind (§§102, 103 des US Patentgesetzes), sondern auch Änderungen im Zusammenhang mit der Behebung formeller Mängel (§§101, 112 des US Patentgesetzes), da diese Änderungen ebenfalls in die Kategorie der "Patentfähigkeit" fallen. Nachdem der CAFC bei der Festo-Entscheidung keinen Hinweis darauf gab, welche Änderungen eines Anspruchs nicht zum kompletten Verlust der DOE führen, kann zunächst davon ausgegangen werden, daß jegliche Änderung als einschränkend bewertet wird, und demzufolge die DOE nicht zur Verfügung steht.

Während des Prüfunsgverfahrens des Stoll-Patentes wies der Prüfer die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 12 aus formellen Gründen ("§112 rejection") zurück, da zum einen nicht klar war, worauf die Ansprüche überhaupt gerichtet waren, und zum anderen die Abhängigkeit der Ansprüche 4 und 8 inkorrekt war. Die Zurückweisung des Prüfers wurde durch Ergänzung des Hauptanspruches durch Einbringung von Merkmalen von Unteransprüchen beantwortet, wobei eine der Änderungen der Eliminierung der formellen Mängel diente (Merkmal des Anspruches 4), eine andere Änderung aber freiwillig vorgenommen wurde (Merkmal des Anspruches 8). Ansprüche 4 und 8 wurden gestrichen. Nachdem die freiwillige Änderung ohne Begründung erfolgte, löste dies im Verletzungsverfahren "prosecution history estoppel" aus, so daß DOE für dieses Element nicht zur Verfügung stand. Gleiches galt auch für die Änderung zur Eliminierung formeller Mängel.

Durch strikte Auslegung der DOE, erhofft sich der CAFC vor allem Rechtssicherheit zu schaffen und ein Gleichgewicht zwischen den Interessen des Patentinhabers und der Wettbewerber herzustellen, um so auch die Notwendigleit von kostspieligen Verletzungsklagen zu eliminieren, sofern es um eine Verletzung aufgrund der DOE geht. Das Resultat scheint jedoch zu einer erheblichen Verlagerung im Interesse der Mitbewerber geführt zu haben.

Der CAFC setze sich nicht im Detail damit auseinander, welche Anspruchsänderungen keine "prosecution history estoppel" auslösen würden, und welche Änderungen nicht als einschränkend interpretiert werden können. Wie bereits angedeutet, scheint die Striktheit der neuen Formel darauf zu schliessen, daß jegliche Anspruchsänderung zum Verlust der DOE führt. So folgerte einer der Bundesrichter, Judge Michel, in seinen Dissent, daß dem Patentinhaber nunmehr für jegliches zusätzlich aufgenommene Merkmal wie auch eingeschränkte Merkmal, die DOE nicht mehr zu Verfügung steht, unabhängig davon wie unwesentlich die Ergänzung war.

In der Praxis bedeutet dies, daß ein möglicher Nachahmer nur das Schicksal eines Anspruches nach Einreichung der Anmeldung zu überprüfen braucht, um herauszufinden, ob ein Anspruchselement geändert wurde. Wenn tatsächlich ein Anspruchselement geändert wurde, braucht der potentielle Nachahmer nur eine unwesentliche Modifikation dieses Anspruchselements vornehmen, und kann die restlichen Elemente genau kopieren, um eine Verleztung des patentierten Erfindungsgegenstand zu umgehen. Dies gilt auch dann, wenn die Anspruchsänderung nur der Behebung einer unerheblichen formellen Beanstandung diente. Das vom CAFC angestrebte Gleichgewicht scheint sich demzufolge sehr auf die Seite der Öffentlichkeit und des potentiellen Nachahmers verlagert zu haben und führt zu einer erheblichen Einschränkung des Schutzumfanges von existierenden Patenten.

Diese leichte Umgehung eines Patentes durch Verlust der DOE kann demzufolge zu einem erheblichen Wertverlust eines Patentes führen. So stellte auch der Bundesrichter Judge Rader in seinem Dissent fest, daß der völlige Verlust der DOE dazu führt, daß Nachahmer durch Einbeziehung neuerer Technologien, die zum Zeitpunkt der Patenterteilung noch unbekannt waren ein Patent umgehen können. Als abschreckendes Beispiel führt Judge Rader an, daß ohne Zugriff zur DOE, ein geänderter Anspruch der die Merkmale "Anode" und "Kathode" aufweist (wobei die Änderung sich auf diese Bauteile bezieht), nicht verletzt wird, wenn ein Nachahmer diese Bauteile durch einen "Kollektor" und "Emitter" nachträglich ersetzt, d.h. Bauteile die erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt wurden.

Aufgrund dieser starren Regelung bzgl. der Anwendung der DOE, scheint ein Erfinder wenig Anreiz zu haben finanzielle Risken einzugehen, um eine Erfindung zu entwickeln und letztendlich zu patentieren und veröffentlicht zu lassen, wenn ein Nachahmer durch unwesentliche Änderungen ein Patent umgehen kann, sofern der erteilte Anspruch während des Prüfungsverfahrens geändert bzw. eingeschränkt wurde.

Im Zusammenhang mit der Diskussion des Stoll-Patentes, führte der CAFC noch aus, daß die Klarstellung eines "means-plus-function" Elementes durch Hinweis auf die aktuelle Struktur einer Einschränkung gleichkommt, da ein "means-plus‑function" Element sowohl die in der Beschreibung erwähnte Struktur als auch dessen Äquivalente umfasst, während ein Anspruchsmerkmal welches die aktuelle Struktur rezidiert Äquivalente dieser Struktur nicht umfasst. Die Tendenz der letzten Jahre, "means-plus-function" Elemente in den Ansprüchen eher zu vermeiden, da diese nur solche Strukturen abdecken, die in der Beschreibung beschrieben werden sowie deren Äquivalente, sollte im Hinblick auf die Festo-Entscheidung überdacht werden, da selbst bei einer Einschränkung eines "means-plus-function" Elementes im Anspruch, zu den in der Beschreibung erwähnten Strukturen anscheinend noch äquivalente Strukturen darunterfallen würden, während bei Bennenung der aktuellen Struktur und späteren Einschränkung, "prosecution history estoppel" ausgelöst wird. Zwar ist es nicht eindeutig, ob die Verwendung von "means plus function" Elementen tatsächlich Vorteile bringen würde, scheint es jedoch zumindest angebracht zu sein, verschiedene Arten von Ansprüchen aufzustellen.

Es ist ohne Zweifel, daß die Festo-Entscheidung zu erheblichem Mehraufwand bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen führt, da nunmehr ungleich mehr Sorgfalt insbesondere bei der Abfassung von Ansprüchen aufgebracht werden muß. Die Zielsetzung des Anmelders liegt in der Erteilung von Ansprüchen, die unversehrt das Prüfungsverfahren überstehen. Demzufolge wird es notwendig werden, den Erfindungsgegenstand von mehreren Blickwinkeln her und mit verschiedenen Schutzumfängen zu beanspruchen. Andererseits sollte man darauf achten nicht zu weit gefasste unabhängige Ansprüche aufzustellen, da eine nachträgliche Streichung solcher Ansprüche als Aufgabe ("surrender") dieser Merkmale interpretiert werden könnte.

Die negative Auswirkung einer Änderung des Anspruches hat als weitere Folge, daß Beanstandungen und Zurückweisungen eines Prüfers nunmehr rigoros widersprochen werden sollte, um zu versuchen, die Ansprüche unverändert zur Erteilung zu bringen. Dies hat wahrscheinlich zur Folge, daß sich die Zahl der Beschwerden erheblich steigern wird.

Der Mehraufwand bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen ist nicht nur begründet durch die erhöhte Zahl an unabhängigen und abhängigen Ansprüchen, sondern wird auch dadurch verursacht, daß erhöhte Sorgfalt erfordert wird, um formelle Mängel auszuschliessen. Das Prüfungsverfahren wird mehr und mehr zu einer Konfrontation zwischen dem Patentanmelder bzw. Vertreter, und dem Prüfer, da der Anmelder eher dem Prüfer rigoros widersprechen wird, und, wie bisherige Praxis üblich, eine Änderung der Ansprüche unbedingt vermeiden will, um nicht "prosecution history estoppel" zu provozieren.

Desweiteren ist es unumgänglich sich soweit wie möglich mit dem bekannten Stand der Technik auseinanderzusetzen, um Ansprüche aufstellen zu können, die ausreichend abgegrenzt sind. Gute Recherchen sind deshalb von größter Wichtigkeit.

Eine weitere Konsequenz der Festo-Entscheidung ist die unterschiedliche Auswirkung auf bestehende Patente, nämlich auf solche, die unversehrt durch das Prüfungsverfahren gekommen sind, und solche, bei denen Änderungen vorgenommen wurden. Letztere Patente sind im Vergleich nunmehr wesentlich schwerer durchzusetzen, und Lizenznehmer werden wahrscheinlich in vielen Fällen durch unwesentliche Änderungen eine Patentverletzung vermeiden und somit Neuverhandlungen beginnen wollen.

Der erheblich reduzierten Verfügbarkeit der DOE wegen, wird sich der Schwerpunkt bei Verteidigung eines Patents auf die unmittelbare Verletzung ("literal Infringement") richten. Dies bedeutet, daß die Patent-Strategie entsprechend angepasst werden sollte. Anmelder sollten nunmehr nicht warten, bis die Erfindung in einem vollständig ausgegorenen Zustand ist, sondern fortlaufend "provisional" Anmeldungen einreichen, die die verschiedenen Phasen in der Evolution des Erfindungsgegenstandes jeweils beschreiben. Vor Ablauf der Einjahresfrist, sollte dann eine erste Patentanmeldung eingereicht werden, in der alle zwischenzeitlich eingereichten "provisional" Anmeldungen berücksichtigt werden, wobei die Einreichung von zusätzlichen "provisional" Anmeldungen für weitere Verbesserungen fortgeführt werden sollte, um so letztendlich auf diese Weise ein engmaschiges Netz von Patenten zu knüpfen, die auch bei Verlust der DOE gegen Verletzung erfogreich verteidigt werden können.

Es ist offensichtlich, daß die Festo-Entscheidung eine der folgenreichsten Entscheidungen darstellt, die im Patentrecht ergangen ist. Leider stellt sich diese Entscheidung für den Patentanmelder und Patentinhaber als eher negativ heraus, was dazu führen könnte, daß sich insbesondere Einzelerfinder und/oder Kleinunternehmen die Frage stellen könnten, ob die Verfolgung von Patentanmeldungen noch wünschenswert erscheint.

Der absolute Verlust der DOE bei Änderungen im Anspruch scheint nach Ansicht des Autors auch nicht mit dem Meinung des US Supreme Court vereinbar zu sein, soweit es sich zumindest um eine "unbegründete" Anspruchsänderung handelt, die jedoch nicht weiter im Prüfungsverfahren erläutert wird. Wie der US Supreme Court in Warner-Jenkinson ausführte, sollte dem Patentinhaber theoretisch die Möglichkeit gegeben werden nachträglich zu belegen, daß der Grund für die Änderung nicht der Patentfähigkeit wegen vorgenommen wurde. Der CAFC entschied jedoch in Festo, daß diese Nachweise nur aus dem bereits stattgefundenen Prüfungsverfahren stammen können. Nachdem jedoch offensichtllich im Prüfungsverfahren keine Gründe angegeben wurden - da diese ansonsten ja nicht "unbegründet" wären - kann demzufolge auch kein Nachweis nachträglich vorgebracht werden.

Welche Konsequenzen ergeben sich nun für ausländische Vertreter, deren Mandanten die Patenterteilung in den USA wünschen, und bspw. über die PCT-Schiene gehen? In vielen Fällen werden englischsprachige Übersetzungen von deutschsprachigen Ansprüchen von US-Prüfern allein aus formellen Gründen beanstandet. Es ist daher fraglich, ob die Einreichung einer "preliminary amendment" zur Eliminierung formeller Mängel nicht auch als eine freiwillige Änderung angesehen werden, so daß "prosecution history estoppel" provoziert wird. Ausländische Vertreter sollten deshalb bei Ausarbeitung von Ansprüchen, die US-Praxis im Auge behalten, um schon im Vorfeld mögliche formelle Mängel zu vermeiden. In jedem Fall sollten jedoch weitere US Ansprüche im Rahmen einer "preliminary amendment" aufgestellt werden, die der US-Praxis entsprechen und den Erfindungsgegenstand von verschiedenen Blickwinkeln definieren.

Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte die Festo-Entscheidung anwenden, und insbesondere ob eine Überprüfung dieser Entscheidung durch den US Supreme Court erfolgen wird, auch wenn dieser Fall bereits vom US Supreme Court an den CAFC zurückverwiesen wurde. Nachdem die Frage, welche Anspruchsänderung eine Einschränkung eines Anspruchselements mit sich bringt, nach Ansicht des Verfassers noch nicht eindeutig durch den CAFC geklärt wurde, könnte sich der US Supreme Court nochmals dieser Sache widmen.