Henry M. Feiereisen, LLC - Intellectual Properties Services

Betr.: ÄNDERUNGEN IM US PATENTGESETZ (35 U.S.C. § 1 et seq.)

Dieses Rundschreiben übermittelt Informationen über die Änderungen zum U.S. Patentgesetz.

A. Gesetzgebung, die am 29. November 1999 in Kraft trat

Neben dem bisherigen Reexamination-Verfahren (ex parte), gibt es nunmehr die weitere Option, Antrag auf Inter Partes Reexamination (IPR) zu stellen. Dabei wird dem Antragsteller die Möglichkeit gegeben, Antrag auf Überprüfen von Patenten (erteilt aus Patentanmeldungen die nach dem 29. November 1999 eingereicht wurden), zu stellen. Von Bedeutung ist, dass nachdem dem Antrag auf IPR stattgegeben wird, der Antragsteller jede Eingabe des Patentinhabers mit einem eigenen Schriftsatz erwidern darf. Der zuständige Prüfer ist dabei ausdrücklich angehalten, auf jedes Argument des Antragstellers zu antworten.

Wenn der Prüfer ein oder mehrere Argumente des Antragstellers zurückweist, kann der Antragsteller Beschwerde dagegen einlegen. Nachteilig erscheint, dass dann dem Antragsteller über dem Beschwerdesenat hinaus im U.S. Patentamt keine weitere Instanz mehr zur Verfügung steht. Demzufolge, kann eine Beschwerde zu den Gerichten (bspw. Federal Circuit) bei einer negativen Entscheidung nicht mehr eingelegt werden. Die Mitwirkung des Antragsstellers ist somit auf den Beschwerdesenat limitiert, auch wenn der Patentinhaber gegen eine negative Entscheidung Beschwerde bei dem Bundesgericht (Federal Circuit) einlegen sollte.

Einem Antragsteller ist fernerhin untersagt ("estopped") die Ungültigkeit eines Patentes oder Fakten bei einer späteren gerichtlichen Auseinandersetzung mit Argumenten anzugreifen, die während des IPR Verfahrens bereits erhoben wurden oder hätten erhoben werden können. Diese Einschränkung soll offenichtlich verhindern, Patentinhaber ständig durch weitere Anträge auf IPR Verfahren zu schikanieren. Andererseits, wird für Dritte mit dieser Einschränkung, (d.h. Beschwerdesenat als letzte Instanz), der Wert des IPR Verfahrens geschwächt, so dass, die diesem Verfahren zugedachten Vorteile für Dritte gegen diese Einschränkung aufgewogen werden muss.

Dem Antragsteller ist auch untersagt bis zur Entscheidung eines anhängigen IPR Verfahrens noch einen weiteren Antrag zu stellen. Sachliche interviews ("on the merits") werden weder dem Patentinhaber noch dem Antragsteller stattgegeben. Normalerweise wird nicht der für das ursprüngliche Prüfungsverfahren zuständige Prüfer im IPR Verfahren eingesetzt.

Die Gebühr für die Antragstellung eines Inter Partes Reexamination wird sich auf $8,800 belaufen. Vergleichsweise, beläuft sich die Gebühr für die nach wie vor mögliche Ex Parte Reexamination derzeit auf $2,520. Falls dem Antrag nicht stattgegeben wird, erfolgt eine Rückerstattung in Höhe von $7,970.00. Gegen Abweisung des Antrags, kann eine Petition zur Überprüfung eingereicht werden.

Die Antragstellung durch Strohmänner ist ebenfalls nicht möglich, da die tatsächlich an dem Verfahren interessierte Partei ("real party of interest") genannt werden muss.

Eine Druckschrift, mit U.S. Anmeldetag vor dem 29. November 1999 kann gegen eine nach dem 29. November 1999 eingereichte U.S. Anmeldung gemäß §102(e) des U.S. Patentgesetz, als Stand der Technik vorgehalten werden, aber nicht in Kombination mit weiteren Druckschriften, um Offensichtlichkeit der späteren U.S. Anmeldung zu begründen.

Dies bedeutet, dass die Zurückweisung einer U.S. Patentanmeldung durch eine Kombination von Druckschriften, von denen eine, gemäß 102(e), Stand der Technik ist, durch Einreichung einer "Continuation"-Anmeldung ausgeräumt werden kann, sofern diese unter §102(e) zitierte Druckschrift und die U.S. Patentanmeldung den gleichen Inhaber ("commonly assigned") haben.

Einreichung einer "provisional" Anmeldung ist geeignet einen U.S. Anmeldetag zu etablieren, ohne dass die Schutzdauer von 20 Jahren zu laufen beginnt, sofern eine reguläre Patentanmeldung innerhalb von 12 Monaten eingereicht wird und ausdrücklich Bezug auf die "provisional" Anmeldung genommen wird, (und sofern die reguläre Anmeldung den Anmeldetag der "provisional" Anmeldung gemäß 35 U.S.C. §119(e) beansprucht und nicht eine Umwandlung der "provisional" Anmeldung gemäß 35 U.S.C. §111(b)(5) vornimmt!). Die Vorteile eines früheren U.S. Anmeldetags bei Einreichung einer "provisional" Anmeldung betreffen sowohl defensiv was als Stand der Technik zur Verfügung steht (35 USC §102(b)) als auch offensiv ab wann ein enstehendes Patent zum Stand der Technik gehörig ist (35 USC §102(e)).

Bisher war es so (und bis zum 29. Mai 2000 nach wie vor die Regel), dass eine "provisional" Anmeldung in eine reguläre Patentanmeldung innerhalb von 12 Monaten umgewandelt werden muss, auch dann wenn die 12-Monatsfrist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, d.h. die Umwandlung musste am vorherigen Arbeitstag erfolgt sein (dies gilt auch für PCT-Anmeldungen, die den U.S. Anmeldetag einer "provisional" Anmeldung beanspruchen). Dies ist nun ausdrücklich geändert worden, so dass die Einreichung einer regulären Patentanmeldung, die den Anmeldetag einer "provisional" Anmeldung zu beanspruchen sucht, auch am folgenden Arbeitstag vorgenommen werden kann.

Desweiteren ist Anhängigkeit der "provisional" Anmeldung bei Einreichung einer regulären Patentanmeldung, die die Vorrechte der "provisional" Anmeldung gemäß 35 U.S.C. §119(e) in Anspruch nimmt, nicht mehr notwendig. Dies bedeutet, dass es ausreicht einen Text in deutscher Sprache einzureichen, um einen U.S. Anmeldetag zu etablieren, ohne nachträglich eine Übersetzung nachzureichen. Dies führt zwar zur "abandonment" der "provisional" Anmeldung, jedoch ist dies nunmehr nicht schädlich. Allerdings ist die Übersetzung innerhalb von 4 Monaten nach Einreichung der regulären Patentanmeldung, oder 16 Monate nach Einreichung der "provisional" Anmeldung, vorzulegen.

Die bisher mögliche Einreichung einer sog. "continued prosecution application" ("CPA") einer früheren Patentanmeldung wird ab 29. Mai 2000 nur mehr möglich in solchen Fällen, in denen die unmittelbar vorher eingereichte Patentanmeldung vor dem 29. Mai 2000 eingereicht wurde. Diese Regelung gilt nicht für Geschmacksmusteranmeldungen. Für eine ursprüngliche neue Patentanmeldung, die nach dem 29. Mai 2000 eingereicht wird, kann anstelle der CPA nunmehr Antrag auf weiterführende Prüfung ("request for continued examination" ("RCE")) gestellt werden. Gemäß dieses Antrags kann beispielsweise nach Erlass eines endgültigen Zurückweisungsbeschlusses durch Zahlung einer Anmeldegebühr (unabhängig von der Anzahl der bereits anhängigen Ansprüche) und gleichzeitiger Erwiderung auf den Zurückweisungsbeschluss, das Verfahren weitergeführt werden.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen CPA und RCE betrifft die weiter unten noch zu behandelnde Möglichkeit der Anpassung der Schutzdauer eines Patentes. Diese Möglichkeit der Anpassung der Schutzdauer ist nur anwendbar bei einer nach dem 29. Mai 2000 eingereichten neuen Anmeldung, d.h. bspw. auch CPA, sofern die CPA sich auf eine ursprüngliche Anmeldung bezieht, die vor dem 29. Mai 2000 liegt, jedoch nicht bei einer RCE, da es sich hier nicht um eine nach dem 29. Mai 2000 eingereichten neue Patentanmeldung handelt.

Ab 29. Mai 2000 ist es möglich für ab diesem Tag eingereichte Patentanmeldungen (nicht Reissue-Anmeldungen oder Geschmacksmuster-Anmeldungen) die Schutzdauer des entstehenden Patentes anzupassen, wenn das laufende Prüfungsverfahren ab Einreichung der effektiven Anmeldetags der U.S. Patentanmeldung durch die zuständige Prüfungsstelle verzögert wird (Verzögerungen aufgrund eines eingeleiteten Interferenzverfahrens, oder aufgrund einer Geheimhaltungsorder sollen hier unberücksichtigt bleiben).

Grundsätzlich ist die Schutzdauer eines erteilten Patentes 20 Jahre ab frühesten U.S. Anmeldetag oder, bei einer internationalen PCT-Anmeldung, ab internationalen Anmeldetag. Durch diese Neuregelung der Schutzdauer soll dem Anmelder eine Schutzdauer von mindestens 17 Jahre ab Erteilung des Patents gewährt werden, sofern Verzögerungen des Prüfungsverfahren nicht durch den Anmelder selbst verursacht werden.

Wenn nun nach Einreichung der Patentanmeldung, die zuständige Prüfungsstelle versäumt innerhalb von 14 Monaten einen Prüfungsbescheid zuzustellen, und/oder versäumt innerhalb von 4 Monaten auf eine Eingabe, einschl. Einlegung einer Beschwerde zu antworten, und/oder versäumt innerhalb von 4 Monaten nach Entscheidung des Beschwerdesenats zu handeln, wenn gewährbare Ansprüche vorliegen, und/oder versäumt innerhalb von 4 Monaten nach Entrichtung der Erteilungsgebühr die Erteilung des Patentes zu bewirken (sofern der Anmelder allen weiteren Erfordernissen erfüllte, bspw. formelle Zeichnung einreichte), kann die Schutzdauer um die Zeit verlängert werden, die über die 14-4-4-4 Fristen hinausgeht (sogenannte 14-4-4-4-Regel), vorausgesetzt der Anmelder hat während des Prüfungsverfahren nicht Schritte unternommen, die selbst zu einer Verzögerung des Prüfungsverfahren führten, bspw. wenn nicht innerhalb von drei Monaten auf einen Prüfungsbescheid erwiderte und somit die Stellung eines Fristverlängerungsantrags notwendig wird. In diesem Fall, werden die Tage aufgrund Verzögerungen des Patentamts gegen Tage aufgrund Verzögerungen des Anmelders aufgerechnet. (Bei einer gesetzten Frist von 1 Monat, kann der Anmelder dennoch innerhalb von drei Monaten antworten, ohne Reduzierung der Tage aufgrund Verzögerungen des Patentamts zu verursachen, auch wenn die Stellung eines zweimonatigen Fristverlängerungsantrags notwendig wird.

b) Ein erster Prüfungsbescheid ergeht am 25. Juli 2000 zur Nachreichung fehlender Dokumente, wobei eine Frist von 2 Monaten gesetzt wird.

d) Ein zweiter Prüfungsbescheid ergeht am 13. August 2001, mit dem Beschränkung gefordert wird, wobei eine Frist von 1 Monat gesetzt wird.

e) Eine entsprechende Eingabe wird am 6. Dezember 2001 eingereicht, unter Inaspruchnahme einer viermonatigen Fristverlängerung.

f) Ein dritter Prüfungsbescheid ("on the merits") ergeht am 10. September 2002, wobei eine Frist von 3 Monaten gesetzt wird.

Das Prüfungsverfahren im obigen Beispiel dauert vom 29. Mai 2000 bis 9. Juli 2004, d.h. bisher würde die Schutzdauer bis zum 29. Mai 2020 laufen.

Die Prüfungsstelle verzögerte jedoch das Verfahren nach Erhalt der Eingabe vom 6. Dezember 2001, da nicht innerhalb von vier Monaten geantwortet wurde, d.h. vom 6. April 2002 bis zum 10. September 2002, um 157 Tage. Der Erteilungsbeschluss ergeht ebenfalls mehr als vier Monate vom 1. Dezember 2002, d.h. vom 1 April 2002 bis zum 3. Juli 2003, mit einer Verzögerung vom 94 Tage. Schliesslich erfolgt die Erteilung auch mehr als vier Monate nach Entrichtung der Erteilungsgebühr, d.h. Verzögerung vom 18. Januar 2004 bis zum 9. Juli 2004, um 173 Tage. Insgesamt also um 424 Tage.

Andererseits verzögerte der Anmelder das Prüfungsverfahren vom 29. Mai 2000 bis zur Einreichung aller Dokumente am 25. September 2000 um 119 Tage. Desweiteren verzögerte der Anmelder das Verfahren vom 13. November 2001 bis zur Beantwortung am 6. Dezember 2001 um 23 Tage, d.h. insgesamt um 142 Tage.

Nach Abzug der 157 Tage, die der Anmelder verzögerte von 424 Tage, die das Patentamt verzögerte, wird demzufolge die Schutzdauer des Patentes vom 29. Mai 2020 um 267 Tage angepasst, d.h. die Schutzdauer läuft bis zum 20. Februar 2021.

Es gibt natürlich verschiedenste Umstände, die während eines Prüfungsverfahrens eintreten können, bspw. "abandonment", Widereinsetzung, Verlust einer Postsendung etc, die die Prüfungsdauer beeinflussen können, auf die im Rahmen dieses Informationsschreibens nicht eingegangen werden kann, zumal nicht ganz abzusehen ist, wie die Kalkulation in manchen Fällen tatsächlich erfolgen soll.

In jedem Fall wird in dem Erteilungsbeschluss angegeben, wie lange die Schutzdauer des entstehenden Patents laufen wird. Falls der Anmelder mit der Kalkulation nicht einverstanden sein sollte, kann ein Antrag vor Entrichtung der Erteilungsgebühr zur Überprüfung eingereicht werden.

U.S. Patentanmeldungen (NICHT Geschmacksmusteranmeldung), eingereicht am oder nach dem 29. November 2000, sind zu veröffentlichen, und zwar nach Ablauf von 18 Monaten des frühesten Anmeldedatum einer korrespondierenden prioritätsbegründenden ausländischen Patentanmeldung. Dies hat zur Folge, dass eine veröffentlichte Patentanmeldung als Stand der Technik gemäß U.S. Patentgesetz §102(e) ab U.S. Anmeldetag zur Verfügung stehen wird und somit vollinhaltlich später eingereichten U.S. Patentanmeldungen entgegen gehalten werden kann. Eine auf Basis eine internationalen PCT Anmeldung eingereichte U.S. Patentanmeldung ist gemäß 102(e) Stand der Technik ab internationalen Anmeldetag, sofern die internationale PCT Patentanmeldung in Englisch veröffentlicht ist und die USA designiert wurden. Demzufolge sind ausländische Anmelder, deren internationale PCT Anmeldungen nicht in Englisch veröffentlicht wurden, in einer schlechteren Position, da als U.S. Anmeldetag erst der Tag gilt, an dem die Einleitung der nationalen Phase mit allen Dokumenten erfolgt ist. Die Tatsache, dass das Abstrakt einer nicht‑englischsprachigen Veröffentlichung einer internationalen PCT Anmeldung in Englisch veröffentlicht wird, ist im übrigen unerheblich und fällt nicht unter §102(e).

Jede am 29. November 2000 anhängige Patentanmeldung kann auf Wunsch des Anmelders veröffentlicht werden. Provisiorische Rechte, im Falle einer Patentverletzung, können jedoch nicht beansprucht werden. Es ist auch möglich eine Anmeldung vor Ablauf von 18 Monaten nach dem 29. November 2000 veröffentlichen zu lassen. Ebenso ist es möglich Antrag auf Nicht-Veröffentlichung zu stellen, sofern die Erfindung nicht Gegenstand einer ausländischen Patentanmeldung ist, die veröffentlicht wird. Für den Fall, daß die US Anmeldung breiter gefasst ist als die ausländische Anmeldung, kann der Anmelder beantragen, daß nur eine redigierte Form der Anmeldung veröffentlicht wird.

Der Anspruch auf den Anmeldetag einer prioritätsbegründenen ausländischen Patentanmeldung ist innerhalb von 16 Monaten ab diesem Anmeldetag, oder 4 Monate ab U.S. Anmeldetag zu stellen.

Die Einreichung einer Continuation-Anmeldung einer internationalen Anmeldung eröffnet nicht mehr die Möglichkeit, den internationalen Anmeldetag beanspruchen zu können, so dass der Wert der Einreichung einer Continuation Anmeldung erheblich gesunken ist. Die Einreichung einer Continuation-Anmeldung wäre wohl nur dann in Erwägung zu ziehen, wenn die Einleitung der nationalen Phase nicht mit allen Dokumenten erfolgen kann, so dass sich der U.S. Anmeldetag bis zur Vervollständigung verschieben wird, und/oder wenn die Beschreibung erweitert werden sollte.

Die Ausführungsbestimmungen für die Umsetzung des neuen Patentgesetzes befinden sich noch im Entwurfstadium. Wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten, wenn die endgültigen Bestimmungen bekannt sind.