DAS ENDE DER "DOCTRINE OF EQUIVALENTS" - DIE
FESTO-ENTSCHEIDUNG DES OBERSTEN US-PATENTGERICHTS
A. Einleitung
Das oberste U.S. Patentgericht (Court of Appeals for
the Federal Circuit, kurz "CAFC") erliess am 29.
November 2000 in einer Plenarsitzung aller zwölf
Richter die Entscheidung in Festo Corporation v.
Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Nr. 95-1066,
2000 WL 1753646, die weitreichende Konsequenzen für
den Wert bestehender Patente sowie für die
Ausarbeitung bzw. Verfolgung von Patentanmeldungen
aufweist. Die Entscheidung scheint grundsätzlich die
Anwendung der "Doctrine of Equivalents" (kurz DOE)
für jedes Anspruchsmerkmal zu verneinen, wenn dieses
Anspruchsmerkmal nach Einreichung der Anmeldung
geändert wurde. Dieser Artikel versucht dem
ausländischen Anmelder die Auswirkungen dieser
Entscheidung nahe zu bringen.
B. Hintergrund
Das Konzept der DOE wurde eingeführt, um zu
verhindern, daß Nachahmer durch unwesentliche
Änderungen eines patentierten Erfindungsgegenstandes
eine Patentverletzung umgehen können. Die
Anwendbarkeit der DOE wurde zuletzt vom US Supreme
Court in der Entscheidung Warner-Jenkinson Co. v.
Hilton Davis Chemical Co., Nr. 95-728 vom 3. März
1997 bestätigt. Hilton Davis verklagte Warner-Jenkinson
auf Patentverletzung eines Anspruches, der auf
Ultrafiltration eines Farbstoffes über ein poröses
Membran bei einem pH-Wert zwischen 6.0 und 9.0
gerichtet war. Während des Prüfungsverfahrens wurde
der Anspruch auf den Bereich zwischen pH 6 und pH 9
eingeschränkt, wobei die Einschränkung auf den
oberen Grenzwert aufgrund einer älteren Druckschrift
vorgenommen wurde, während der Grund für die
Einschränkung auf den unteren Grenzwert aus dem
Prüfungsverfahren nicht ersichtlich war. Der US
Supreme Court führte aus, daß der Verlauf des
Prüfungsverfahren die spätere Anwendbarkeit der DOE
unterbinden kann ("prosecution history estoppel"),
wenn ein Merkmal während des Prüfungsverfahrens
aufgegeben wird, d.h. die Aufgabe eines Merkmals
kann durch die DOE im Verletzungsverfahren nicht
wieder zurückgeholt werden. In Warner-Jenkinson
führte der US Supreme Court jedoch weiter aus, daß
die Anwendung der DOE bei jeder Anspruchsänderung
nicht absolut ausgeschlossen werden sollte, sondern
der Grund der Änderung sei herauszufinden, und
insbesondere sei zu überprüfen ob die Änderung für
die Frage der Patentfähigkeit relevant ist. Falls
dies zu bejahen ist, wird "prosecution history
estoppel" ausgelöst. Gleiches trifft zu, wenn
überhaupt kein Grund bestimmbar ist.
Wie oben angedeutet, ging aus dem Prüfungsverfahren
in Warner-Jenkinson nicht der Grund hervor, der zur
Einschränkung des Anspruches auf den unteren
Grenzwert führte. Auch wenn der US Supreme Court in
Warner-Jenkinson am Prinzip der DOE festhielt, und
nicht beabsichtigte grundsätzlich jegliche
Anspruchsänderung so zu bewerten, als ob hierdurch
aufgrund "prosecution history estoppel" die
Anwendbarkeit der DOE ausgeschlossen wird, scheint
dennoch der Tenor dieser US Supreme Court
Entscheidung darauf zu basieren, daß DOE bei
Anspruchsänderungen auszuschliessen ist, wenn diese
für die Patentfähigkeit von Relevanz sind. Leider
setzte sich der US Supreme Court nicht im Detail mit
den Gründen der Einschränkung auf den unteren
Grenzwert auseinander und überließ es dem CAFC eine
Antwort zu finden, und insbesondere eine Formel zu
formulieren, wann und wie die DOE anwendbar sein
soll.
Die Antwort ist die Festo-Entscheidung.
C. Die Festo-Entscheidung
Festo Corp. verklagte Shoketsu Kinzoku auf
Verletzung von U.S. Patent Nr. 4,354,125 (“Stoll-Patent”)
and U.S. Patent Nr. 3,779,401 (“Carroll-Patent”) auf
Basis der DOE. Diesen Konflikt nahm der CAFC zum
Anlass grundsätzlich die Frage der DOE zu erörtern,
und Parameter anzugeben, wann DOE anwendbar ist.
Prinzipiell war der CAFC mit folgenden Fragen
konfrontiert:
1. Löst eine die Patentierbarkeit betreffende
Anspruchsänderung "prosecution history estoppel" aus,
wenn es nur um die Abgrenzung gegenüber Stand der
Technik geht, oder bereits auch dann wenn
grundsätzlich die Patenterteilung an sich gemeint
ist?
2. Löst eine freiwillige Anspruchsänderung, die
nicht von einem Prüfer gefordert wird, "prosecution
history estoppel" aus?
3. Falls eine Anspruchsänderung vorgenommen wird,
die "prosecution history estoppel" auslöst, steht
dann noch die DOE in irgendeiner Form zur Verfügung?
4. Falls eine Anspruchsänderung ohne Begründung
erfolgte, so daß die "prosecution history estoppel"
ausgelösen würde, steht dann noch die DOE zur
Verfügung?
Diese Fragen wurden wie folgt beantwortet:
Frage 1): Eine Anspruchsänderung, die den
Schutzumfang eines Anspruches einschränkt und, aus
welchen Gründen auch immer, gesetzliche
Erfordernisse berührt ("statutory requirements"),
löst "prosecution history estoppel" bzgl. des
geänderten Anspruchselements aus.
Frage 2): Eine freiwillige Anspruchsänderung ist so
zu behandeln wie jede andere Anspruchsänderung, d.h.
sofern der Schutzumfang des Anspruches aufgrund
gesetzlichen Erfordernissen eingeschränkt wurde,
wird "prosecution history estoppel" bzgl. des
geänderten Anspruchselements ausgelöst.
Frage 3): Für eine Anspruchsänderung, die "prosecution
history estoppel" auslöst, steht DOE für das
geänderte Anspruchselement nicht zur Verfügung.
Frage 4): Für unbegründete Anspruchsänderungen steht
keine DOE zur Verfügung.
Es ist demzufolge festzustellen, daß der CAFC die
Anwendung der DOE für jedes Anspruchsmerkmal
auschliesst, welches während des Prüfungsverfahrens
geändert wurde, und den Anspruch einschränkte, sowie
gesetzliche Erfordernisse berührte. Zwar scheint der
CAFC darauf hinzuweisen, daß die Anspruchsänderung
eine Einschränkung ("narrowing") mit sich bringen
muß, um die DOE auszuschliessen, jedoch wird auch
eindeutig erklärt, daß hier nicht nur Änderungen im
Zusammenhang mit einer Abgrenzung gegenüber dem
Stand der Technik gemeint sind (§§102, 103 des US
Patentgesetzes), sondern auch Änderungen im
Zusammenhang mit der Behebung formeller Mängel
(§§101, 112 des US Patentgesetzes), da diese
Änderungen ebenfalls in die Kategorie der "Patentfähigkeit"
fallen. Nachdem der CAFC bei der Festo-Entscheidung
keinen Hinweis darauf gab, welche Änderungen eines
Anspruchs nicht zum kompletten Verlust der DOE
führen, kann zunächst davon ausgegangen werden, daß
jegliche Änderung als einschränkend bewertet wird,
und demzufolge die DOE nicht zur Verfügung steht.
Während des Prüfunsgverfahrens des Stoll-Patentes
wies der Prüfer die ursprünglichen Ansprüche 1 bis
12 aus formellen Gründen ("§112 rejection") zurück,
da zum einen nicht klar war, worauf die Ansprüche
überhaupt gerichtet waren, und zum anderen die
Abhängigkeit der Ansprüche 4 und 8 inkorrekt war.
Die Zurückweisung des Prüfers wurde durch Ergänzung
des Hauptanspruches durch Einbringung von Merkmalen
von Unteransprüchen beantwortet, wobei eine der
Änderungen der Eliminierung der formellen Mängel
diente (Merkmal des Anspruches 4), eine andere
Änderung aber freiwillig vorgenommen wurde (Merkmal
des Anspruches 8). Ansprüche 4 und 8 wurden
gestrichen. Nachdem die freiwillige Änderung ohne
Begründung erfolgte, löste dies im
Verletzungsverfahren "prosecution history estoppel"
aus, so daß DOE für dieses Element nicht zur
Verfügung stand. Gleiches galt auch für die Änderung
zur Eliminierung formeller Mängel.
Durch strikte Auslegung der DOE, erhofft sich der
CAFC vor allem Rechtssicherheit zu schaffen und ein
Gleichgewicht zwischen den Interessen des
Patentinhabers und der Wettbewerber herzustellen, um
so auch die Notwendigleit von kostspieligen
Verletzungsklagen zu eliminieren, sofern es um eine
Verletzung aufgrund der DOE geht. Das Resultat
scheint jedoch zu einer erheblichen Verlagerung im
Interesse der Mitbewerber geführt zu haben.
D) Konsequenzen
Der CAFC setze sich nicht im Detail damit
auseinander, welche Anspruchsänderungen keine "prosecution
history estoppel" auslösen würden, und welche
Änderungen nicht als einschränkend interpretiert
werden können. Wie bereits angedeutet, scheint die
Striktheit der neuen Formel darauf zu schliessen,
daß jegliche Anspruchsänderung zum Verlust der DOE
führt. So folgerte einer der Bundesrichter, Judge
Michel, in seinen Dissent, daß dem Patentinhaber
nunmehr für jegliches zusätzlich aufgenommene
Merkmal wie auch eingeschränkte Merkmal, die DOE
nicht mehr zu Verfügung steht, unabhängig davon wie
unwesentlich die Ergänzung war.
In der Praxis bedeutet dies, daß ein möglicher
Nachahmer nur das Schicksal eines Anspruches nach
Einreichung der Anmeldung zu überprüfen braucht, um
herauszufinden, ob ein Anspruchselement geändert
wurde. Wenn tatsächlich ein Anspruchselement
geändert wurde, braucht der potentielle Nachahmer
nur eine unwesentliche Modifikation dieses
Anspruchselements vornehmen, und kann die restlichen
Elemente genau kopieren, um eine Verleztung des
patentierten Erfindungsgegenstand zu umgehen. Dies
gilt auch dann, wenn die Anspruchsänderung nur der
Behebung einer unerheblichen formellen Beanstandung
diente. Das vom CAFC angestrebte Gleichgewicht
scheint sich demzufolge sehr auf die Seite der
Öffentlichkeit und des potentiellen Nachahmers
verlagert zu haben und führt zu einer erheblichen
Einschränkung des Schutzumfanges von existierenden
Patenten.
Diese leichte Umgehung eines Patentes durch Verlust
der DOE kann demzufolge zu einem erheblichen
Wertverlust eines Patentes führen. So stellte auch
der Bundesrichter Judge Rader in seinem Dissent fest,
daß der völlige Verlust der DOE dazu führt, daß
Nachahmer durch Einbeziehung neuerer Technologien,
die zum Zeitpunkt der Patenterteilung noch unbekannt
waren ein Patent umgehen können. Als abschreckendes
Beispiel führt Judge Rader an, daß ohne Zugriff zur
DOE, ein geänderter Anspruch der die Merkmale "Anode"
und "Kathode" aufweist (wobei die Änderung sich auf
diese Bauteile bezieht), nicht verletzt wird, wenn
ein Nachahmer diese Bauteile durch einen "Kollektor"
und "Emitter" nachträglich ersetzt, d.h. Bauteile
die erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt wurden.
Aufgrund dieser starren Regelung bzgl. der Anwendung
der DOE, scheint ein Erfinder wenig Anreiz zu haben
finanzielle Risken einzugehen, um eine Erfindung zu
entwickeln und letztendlich zu patentieren und
veröffentlicht zu lassen, wenn ein Nachahmer durch
unwesentliche Änderungen ein Patent umgehen kann,
sofern der erteilte Anspruch während des
Prüfungsverfahrens geändert bzw. eingeschränkt wurde.
Im Zusammenhang mit der Diskussion des Stoll-Patentes,
führte der CAFC noch aus, daß die Klarstellung eines
"means-plus-function" Elementes durch Hinweis auf
die aktuelle Struktur einer Einschränkung
gleichkommt, da ein "means-plus‑function" Element
sowohl die in der Beschreibung erwähnte Struktur als
auch dessen Äquivalente umfasst, während ein
Anspruchsmerkmal welches die aktuelle Struktur
rezidiert Äquivalente dieser Struktur nicht umfasst.
Die Tendenz der letzten Jahre, "means-plus-function"
Elemente in den Ansprüchen eher zu vermeiden, da
diese nur solche Strukturen abdecken, die in der
Beschreibung beschrieben werden sowie deren
Äquivalente, sollte im Hinblick auf die Festo-Entscheidung
überdacht werden, da selbst bei einer Einschränkung
eines "means-plus-function" Elementes im Anspruch,
zu den in der Beschreibung erwähnten Strukturen
anscheinend noch äquivalente Strukturen
darunterfallen würden, während bei Bennenung der
aktuellen Struktur und späteren Einschränkung, "prosecution
history estoppel" ausgelöst wird. Zwar ist es nicht
eindeutig, ob die Verwendung von "means plus
function" Elementen tatsächlich Vorteile bringen
würde, scheint es jedoch zumindest angebracht zu
sein, verschiedene Arten von Ansprüchen aufzustellen.
Es ist ohne Zweifel, daß die Festo-Entscheidung zu
erheblichem Mehraufwand bei der Ausarbeitung von
Patentanmeldungen führt, da nunmehr ungleich mehr
Sorgfalt insbesondere bei der Abfassung von
Ansprüchen aufgebracht werden muß. Die Zielsetzung
des Anmelders liegt in der Erteilung von Ansprüchen,
die unversehrt das Prüfungsverfahren überstehen.
Demzufolge wird es notwendig werden, den
Erfindungsgegenstand von mehreren Blickwinkeln her
und mit verschiedenen Schutzumfängen zu beanspruchen.
Andererseits sollte man darauf achten nicht zu weit
gefasste unabhängige Ansprüche aufzustellen, da eine
nachträgliche Streichung solcher Ansprüche als
Aufgabe ("surrender") dieser Merkmale interpretiert
werden könnte.
Die negative Auswirkung einer Änderung des
Anspruches hat als weitere Folge, daß Beanstandungen
und Zurückweisungen eines Prüfers nunmehr rigoros
widersprochen werden sollte, um zu versuchen, die
Ansprüche unverändert zur Erteilung zu bringen. Dies
hat wahrscheinlich zur Folge, daß sich die Zahl der
Beschwerden erheblich steigern wird.
Der Mehraufwand bei der Ausarbeitung von
Patentanmeldungen ist nicht nur begründet durch die
erhöhte Zahl an unabhängigen und abhängigen
Ansprüchen, sondern wird auch dadurch verursacht,
daß erhöhte Sorgfalt erfordert wird, um formelle
Mängel auszuschliessen. Das Prüfungsverfahren wird
mehr und mehr zu einer Konfrontation zwischen dem
Patentanmelder bzw. Vertreter, und dem Prüfer, da
der Anmelder eher dem Prüfer rigoros widersprechen
wird, und, wie bisherige Praxis üblich, eine
Änderung der Ansprüche unbedingt vermeiden will, um
nicht "prosecution history estoppel" zu provozieren.
Desweiteren ist es unumgänglich sich soweit wie
möglich mit dem bekannten Stand der Technik
auseinanderzusetzen, um Ansprüche aufstellen zu
können, die ausreichend abgegrenzt sind. Gute
Recherchen sind deshalb von größter Wichtigkeit.
Eine weitere Konsequenz der Festo-Entscheidung ist
die unterschiedliche Auswirkung auf bestehende
Patente, nämlich auf solche, die unversehrt durch
das Prüfungsverfahren gekommen sind, und solche, bei
denen Änderungen vorgenommen wurden. Letztere
Patente sind im Vergleich nunmehr wesentlich
schwerer durchzusetzen, und Lizenznehmer werden
wahrscheinlich in vielen Fällen durch unwesentliche
Änderungen eine Patentverletzung vermeiden und somit
Neuverhandlungen beginnen wollen.
Der erheblich reduzierten Verfügbarkeit der DOE
wegen, wird sich der Schwerpunkt bei Verteidigung
eines Patents auf die unmittelbare Verletzung
("literal Infringement") richten. Dies bedeutet, daß
die Patent-Strategie entsprechend angepasst werden
sollte. Anmelder sollten nunmehr nicht warten, bis
die Erfindung in einem vollständig ausgegorenen
Zustand ist, sondern fortlaufend "provisional"
Anmeldungen einreichen, die die verschiedenen Phasen
in der Evolution des Erfindungsgegenstandes jeweils
beschreiben. Vor Ablauf der Einjahresfrist, sollte
dann eine erste Patentanmeldung eingereicht werden,
in der alle zwischenzeitlich eingereichten
"provisional" Anmeldungen berücksichtigt werden,
wobei die Einreichung von zusätzlichen "provisional"
Anmeldungen für weitere Verbesserungen fortgeführt
werden sollte, um so letztendlich auf diese Weise
ein engmaschiges Netz von Patenten zu knüpfen, die
auch bei Verlust der DOE gegen Verletzung erfogreich
verteidigt werden können.
Es ist offensichtlich, daß die Festo-Entscheidung
eine der folgenreichsten Entscheidungen darstellt,
die im Patentrecht ergangen ist. Leider stellt sich
diese Entscheidung für den Patentanmelder und
Patentinhaber als eher negativ heraus, was dazu
führen könnte, daß sich insbesondere Einzelerfinder
und/oder Kleinunternehmen die Frage stellen könnten,
ob die Verfolgung von Patentanmeldungen noch
wünschenswert erscheint.
Der absolute Verlust der DOE bei Änderungen im
Anspruch scheint nach Ansicht des Autors auch nicht
mit dem Meinung des US Supreme Court vereinbar zu
sein, soweit es sich zumindest um eine "unbegründete"
Anspruchsänderung handelt, die jedoch nicht weiter
im Prüfungsverfahren erläutert wird. Wie der US
Supreme Court in Warner-Jenkinson ausführte, sollte
dem Patentinhaber theoretisch die Möglichkeit
gegeben werden nachträglich zu belegen, daß der
Grund für die Änderung nicht der Patentfähigkeit
wegen vorgenommen wurde. Der CAFC entschied jedoch
in Festo, daß diese Nachweise nur aus dem bereits
stattgefundenen Prüfungsverfahren stammen können.
Nachdem jedoch offensichtllich im Prüfungsverfahren
keine Gründe angegeben wurden - da diese ansonsten
ja nicht "unbegründet" wären - kann demzufolge auch
kein Nachweis nachträglich vorgebracht werden.
E) Hinweise für den ausländischen Anmelder
Welche Konsequenzen ergeben sich nun für
ausländische Vertreter, deren Mandanten die
Patenterteilung in den USA wünschen, und bspw. über
die PCT-Schiene gehen? In vielen Fällen werden
englischsprachige Übersetzungen von
deutschsprachigen Ansprüchen von US-Prüfern allein
aus formellen Gründen beanstandet. Es ist daher
fraglich, ob die Einreichung einer "preliminary
amendment" zur Eliminierung formeller Mängel nicht
auch als eine freiwillige Änderung angesehen werden,
so daß "prosecution history estoppel" provoziert
wird. Ausländische Vertreter sollten deshalb bei
Ausarbeitung von Ansprüchen, die US-Praxis im Auge
behalten, um schon im Vorfeld mögliche formelle
Mängel zu vermeiden. In jedem Fall sollten jedoch
weitere US Ansprüche im Rahmen einer "preliminary
amendment" aufgestellt werden, die der US-Praxis
entsprechen und den Erfindungsgegenstand von
verschiedenen Blickwinkeln definieren.
Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte die Festo-Entscheidung
anwenden, und insbesondere ob eine Überprüfung
dieser Entscheidung durch den US Supreme Court
erfolgen wird, auch wenn dieser Fall bereits vom US
Supreme Court an den CAFC zurückverwiesen wurde.
Nachdem die Frage, welche Anspruchsänderung eine
Einschränkung eines Anspruchselements mit sich
bringt, nach Ansicht des Verfassers noch nicht
eindeutig durch den CAFC geklärt wurde, könnte sich
der US Supreme Court nochmals dieser Sache widmen.
© 2001 Henry M. Feiereisen
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