ÄNDERUNGEN IM US PATENTGESETZ (35 U.S.C. § 1 et seq.)
15. Mai 2000
Dieses Rundschreiben übermittelt Informationen über
die Änderungen zum U.S. Patentgesetz.
A. Gesetzgebung, die am 29. November 1999 in Kraft
trat
1. Inter Partes Reexamination
Neben dem bisherigen Reexamination-Verfahren (ex
parte), gibt es nunmehr die weitere Option, Antrag
auf Inter Partes Reexamination (IPR) zu stellen.
Dabei wird dem Antragsteller die Möglichkeit gegeben,
Antrag auf Überprüfen von Patenten (erteilt aus
Patentanmeldungen die nach dem 29. November 1999
eingereicht wurden), zu stellen. Von Bedeutung ist,
dass nachdem dem Antrag auf IPR stattgegeben wird,
der Antragsteller jede Eingabe des Patentinhabers
mit einem eigenen Schriftsatz erwidern darf. Der
zuständige Prüfer ist dabei ausdrücklich angehalten,
auf jedes Argument des Antragstellers zu antworten.
Wenn der Prüfer ein oder mehrere Argumente des
Antragstellers zurückweist, kann der Antragsteller
Beschwerde dagegen einlegen. Nachteilig erscheint,
dass dann dem Antragsteller über dem Beschwerdesenat
hinaus im U.S. Patentamt keine weitere Instanz mehr
zur Verfügung steht. Demzufolge, kann eine
Beschwerde zu den Gerichten (bspw. Federal Circuit)
bei einer negativen Entscheidung nicht mehr
eingelegt werden. Die Mitwirkung des Antragsstellers
ist somit auf den Beschwerdesenat limitiert, auch
wenn der Patentinhaber gegen eine negative
Entscheidung Beschwerde bei dem Bundesgericht
(Federal Circuit) einlegen sollte.
Einem Antragsteller ist fernerhin untersagt ("estopped")
die Ungültigkeit eines Patentes oder Fakten bei
einer späteren gerichtlichen Auseinandersetzung mit
Argumenten anzugreifen, die während des IPR
Verfahrens bereits erhoben wurden oder hätten
erhoben werden können. Diese Einschränkung soll
offenichtlich verhindern, Patentinhaber ständig
durch weitere Anträge auf IPR Verfahren zu
schikanieren. Andererseits, wird für Dritte mit
dieser Einschränkung, (d.h. Beschwerdesenat als
letzte Instanz), der Wert des IPR Verfahrens
geschwächt, so dass, die diesem Verfahren
zugedachten Vorteile für Dritte gegen diese
Einschränkung aufgewogen werden muss.
Dem Antragsteller ist auch untersagt bis zur
Entscheidung eines anhängigen IPR Verfahrens noch
einen weiteren Antrag zu stellen. Sachliche
interviews ("on the merits") werden weder dem
Patentinhaber noch dem Antragsteller stattgegeben.
Normalerweise wird nicht der für das ursprüngliche
Prüfungsverfahren zuständige Prüfer im IPR Verfahren
eingesetzt.
Die Gebühr für die Antragstellung eines Inter Partes
Reexamination wird sich auf $8,800 belaufen.
Vergleichsweise, beläuft sich die Gebühr für die
nach wie vor mögliche Ex Parte Reexamination derzeit
auf $2,520. Falls dem Antrag nicht stattgegeben wird,
erfolgt eine Rückerstattung in Höhe von $7,970.00.
Gegen Abweisung des Antrags, kann eine Petition zur
Überprüfung eingereicht werden.
Die Antragstellung durch Strohmänner ist ebenfalls
nicht möglich, da die tatsächlich an dem Verfahren
interessierte Partei ("real party of interest")
genannt werden muss.
2. Änderungen zu 35 U.S.C. §103
Eine Druckschrift, mit U.S. Anmeldetag vor dem 29.
November 1999 kann gegen eine nach dem 29. November
1999 eingereichte U.S. Anmeldung gemäß §102(e) des
U.S. Patentgesetz, als Stand der Technik vorgehalten
werden, aber nicht in Kombination mit weiteren
Druckschriften, um Offensichtlichkeit der späteren
U.S. Anmeldung zu begründen.
Dies bedeutet, dass die Zurückweisung einer U.S.
Patentanmeldung durch eine Kombination von
Druckschriften, von denen eine, gemäß 102(e), Stand
der Technik ist, durch Einreichung einer "Continuation"-Anmeldung
ausgeräumt werden kann, sofern diese unter §102(e)
zitierte Druckschrift und die U.S. Patentanmeldung
den gleichen Inhaber ("commonly assigned") haben.
B) Gesetzgebung, die am 29. Mai 2000 in Kraft tritt:
1." Provisional" Anmeldung
Einreichung einer "provisional" Anmeldung ist
geeignet einen U.S. Anmeldetag zu etablieren, ohne
dass die Schutzdauer von 20 Jahren zu laufen beginnt,
sofern eine reguläre Patentanmeldung innerhalb von
12 Monaten eingereicht wird und ausdrücklich Bezug
auf die "provisional" Anmeldung genommen wird, (und
sofern die reguläre Anmeldung den Anmeldetag der
"provisional" Anmeldung gemäß 35 U.S.C. §119(e)
beansprucht und nicht eine Umwandlung der
"provisional" Anmeldung gemäß 35 U.S.C. §111(b)(5)
vornimmt!). Die Vorteile eines früheren U.S.
Anmeldetags bei Einreichung einer "provisional"
Anmeldung betreffen sowohl defensiv was als Stand
der Technik zur Verfügung steht (35 USC §102(b)) als
auch offensiv ab wann ein enstehendes Patent zum
Stand der Technik gehörig ist (35 USC §102(e)).
Bisher war es so (und bis zum 29. Mai 2000 nach wie
vor die Regel), dass eine "provisional" Anmeldung in
eine reguläre Patentanmeldung innerhalb von 12
Monaten umgewandelt werden muss, auch dann wenn die
12-Monatsfrist auf einen Samstag, Sonntag oder
Feiertag fällt, d.h. die Umwandlung musste am
vorherigen Arbeitstag erfolgt sein (dies gilt auch
für PCT-Anmeldungen, die den U.S. Anmeldetag einer
"provisional" Anmeldung beanspruchen). Dies ist nun
ausdrücklich geändert worden, so dass die
Einreichung einer regulären Patentanmeldung, die den
Anmeldetag einer "provisional" Anmeldung zu
beanspruchen sucht, auch am folgenden Arbeitstag
vorgenommen werden kann.
Desweiteren ist Anhängigkeit der "provisional"
Anmeldung bei Einreichung einer regulären
Patentanmeldung, die die Vorrechte der "provisional"
Anmeldung gemäß 35 U.S.C. §119(e) in Anspruch nimmt,
nicht mehr notwendig. Dies bedeutet, dass es
ausreicht einen Text in deutscher Sprache
einzureichen, um einen U.S. Anmeldetag zu etablieren,
ohne nachträglich eine Übersetzung nachzureichen.
Dies führt zwar zur "abandonment" der "provisional"
Anmeldung, jedoch ist dies nunmehr nicht schädlich.
Allerdings ist die Übersetzung innerhalb von 4
Monaten nach Einreichung der regulären
Patentanmeldung, oder 16 Monate nach Einreichung der
"provisional" Anmeldung, vorzulegen.
2. Fortführung des Prüfungsverfahrens
Die bisher mögliche Einreichung einer sog. "continued
prosecution application" ("CPA") einer früheren
Patentanmeldung wird ab 29. Mai 2000 nur mehr
möglich in solchen Fällen, in denen die unmittelbar
vorher eingereichte Patentanmeldung vor dem 29. Mai
2000 eingereicht wurde. Diese Regelung gilt nicht
für Geschmacksmusteranmeldungen. Für eine
ursprüngliche neue Patentanmeldung, die nach dem 29.
Mai 2000 eingereicht wird, kann anstelle der CPA
nunmehr Antrag auf weiterführende Prüfung ("request
for continued examination" ("RCE")) gestellt werden.
Gemäß dieses Antrags kann beispielsweise nach Erlass
eines endgültigen Zurückweisungsbeschlusses durch
Zahlung einer Anmeldegebühr (unabhängig von der
Anzahl der bereits anhängigen Ansprüche) und
gleichzeitiger Erwiderung auf den
Zurückweisungsbeschluss, das Verfahren weitergeführt
werden.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen CPA und RCE
betrifft die weiter unten noch zu behandelnde
Möglichkeit der Anpassung der Schutzdauer eines
Patentes. Diese Möglichkeit der Anpassung der
Schutzdauer ist nur anwendbar bei einer nach dem 29.
Mai 2000 eingereichten neuen Anmeldung, d.h. bspw.
auch CPA, sofern die CPA sich auf eine ursprüngliche
Anmeldung bezieht, die vor dem 29. Mai 2000 liegt,
jedoch nicht bei einer RCE, da es sich hier nicht um
eine nach dem 29. Mai 2000 eingereichten neue
Patentanmeldung handelt.
3. Anpassung der Schutzdauer eines erteilten
Patentes
Ab 29. Mai 2000 ist es möglich für ab diesem Tag
eingereichte Patentanmeldungen (nicht Reissue-Anmeldungen
oder Geschmacksmuster-Anmeldungen) die Schutzdauer
des entstehenden Patentes anzupassen, wenn das
laufende Prüfungsverfahren ab Einreichung der
effektiven Anmeldetags der U.S. Patentanmeldung
durch die zuständige Prüfungsstelle verzögert wird (Verzögerungen
aufgrund eines eingeleiteten Interferenzverfahrens,
oder aufgrund einer Geheimhaltungsorder sollen hier
unberücksichtigt bleiben).
Grundsätzlich ist die Schutzdauer eines erteilten
Patentes 20 Jahre ab frühesten U.S. Anmeldetag oder,
bei einer internationalen PCT-Anmeldung, ab
internationalen Anmeldetag. Durch diese Neuregelung
der Schutzdauer soll dem Anmelder eine Schutzdauer
von mindestens 17 Jahre ab Erteilung des Patents
gewährt werden, sofern Verzögerungen des
Prüfungsverfahren nicht durch den Anmelder selbst
verursacht werden.
Wenn nun nach Einreichung der Patentanmeldung, die
zuständige Prüfungsstelle versäumt innerhalb von 14
Monaten einen Prüfungsbescheid zuzustellen, und/oder
versäumt innerhalb von 4 Monaten auf eine Eingabe,
einschl. Einlegung einer Beschwerde zu antworten,
und/oder versäumt innerhalb von 4 Monaten nach
Entscheidung des Beschwerdesenats zu handeln, wenn
gewährbare Ansprüche vorliegen, und/oder versäumt
innerhalb von 4 Monaten nach Entrichtung der
Erteilungsgebühr die Erteilung des Patentes zu
bewirken (sofern der Anmelder allen weiteren
Erfordernissen erfüllte, bspw. formelle Zeichnung
einreichte), kann die Schutzdauer um die Zeit
verlängert werden, die über die 14-4-4-4 Fristen
hinausgeht (sogenannte 14-4-4-4-Regel),
vorausgesetzt der Anmelder hat während des
Prüfungsverfahren nicht Schritte unternommen, die
selbst zu einer Verzögerung des Prüfungsverfahren
führten, bspw. wenn nicht innerhalb von drei Monaten
auf einen Prüfungsbescheid erwiderte und somit die
Stellung eines Fristverlängerungsantrags notwendig
wird. In diesem Fall, werden die Tage aufgrund
Verzögerungen des Patentamts gegen Tage aufgrund
Verzögerungen des Anmelders aufgerechnet. (Bei einer
gesetzten Frist von 1 Monat, kann der Anmelder
dennoch innerhalb von drei Monaten antworten, ohne
Reduzierung der Tage aufgrund Verzögerungen des
Patentamts zu verursachen, auch wenn die Stellung
eines zweimonatigen Fristverlängerungsantrags
notwendig wird.
Ein Beispiel mit folgenden Fakten soll dies
erläutern:
a) Anmeldung A wurde am 29. Mai 2000 eingereicht.
b) Ein erster Prüfungsbescheid ergeht am 25. Juli
2000 zur Nachreichung fehlender Dokumente, wobei
eine Frist von 2 Monaten gesetzt wird.
c) Anmelder reicht am 25. September 2000 eine
entsprechende Eingabe ein.
d) Ein zweiter Prüfungsbescheid ergeht am 13. August
2001, mit dem Beschränkung gefordert wird, wobei
eine Frist von 1 Monat gesetzt wird.
e) Eine entsprechende Eingabe wird am 6. Dezember
2001 eingereicht, unter Inaspruchnahme einer
viermonatigen Fristverlängerung.
f) Ein dritter Prüfungsbescheid ("on the merits")
ergeht am 10. September 2002, wobei eine Frist von 3
Monaten gesetzt wird.
g) Eine entsprechende Eingabe wird am 1. Dezember
2002 eingereicht.
h) Erteilungsbeschluss ergeht am 3. Juli 2003.
i) Erteilungsgebühr wird am 28. September 2003
bezahlt.
j) Patent wird am 9. Juli 2004 erteilt.
Das Prüfungsverfahren im obigen Beispiel dauert vom
29. Mai 2000 bis 9. Juli 2004, d.h. bisher würde die
Schutzdauer bis zum 29. Mai 2020 laufen.
Die Prüfungsstelle verzögerte jedoch das Verfahren
nach Erhalt der Eingabe vom 6. Dezember 2001, da
nicht innerhalb von vier Monaten geantwortet wurde,
d.h. vom 6. April 2002 bis zum 10. September 2002,
um 157 Tage. Der Erteilungsbeschluss ergeht
ebenfalls mehr als vier Monate vom 1. Dezember 2002,
d.h. vom 1 April 2002 bis zum 3. Juli 2003, mit
einer Verzögerung vom 94 Tage. Schliesslich erfolgt
die Erteilung auch mehr als vier Monate nach
Entrichtung der Erteilungsgebühr, d.h. Verzögerung
vom 18. Januar 2004 bis zum 9. Juli 2004, um 173
Tage. Insgesamt also um 424 Tage.
Andererseits verzögerte der Anmelder das
Prüfungsverfahren vom 29. Mai 2000 bis zur
Einreichung aller Dokumente am 25. September 2000 um
119 Tage. Desweiteren verzögerte der Anmelder das
Verfahren vom 13. November 2001 bis zur Beantwortung
am 6. Dezember 2001 um 23 Tage, d.h. insgesamt um
142 Tage.
Nach Abzug der 157 Tage, die der Anmelder verzögerte
von 424 Tage, die das Patentamt verzögerte, wird
demzufolge die Schutzdauer des Patentes vom 29. Mai
2020 um 267 Tage angepasst, d.h. die Schutzdauer
läuft bis zum 20. Februar 2021.
Es gibt natürlich verschiedenste Umstände, die
während eines Prüfungsverfahrens eintreten können,
bspw. "abandonment", Widereinsetzung, Verlust einer
Postsendung etc, die die Prüfungsdauer beeinflussen
können, auf die im Rahmen dieses
Informationsschreibens nicht eingegangen werden kann,
zumal nicht ganz abzusehen ist, wie die Kalkulation
in manchen Fällen tatsächlich erfolgen soll.
In jedem Fall wird in dem Erteilungsbeschluss
angegeben, wie lange die Schutzdauer des
entstehenden Patents laufen wird. Falls der Anmelder
mit der Kalkulation nicht einverstanden sein sollte,
kann ein Antrag vor Entrichtung der Erteilungsgebühr
zur Überprüfung eingereicht werden.
C) Gesetzgebung, die am 29. November 2000 in Kraft
tritt:
1. Offenlegung einer Patentanmeldung
U.S. Patentanmeldungen (NICHT
Geschmacksmusteranmeldung), eingereicht am oder nach
dem 29. November 2000, sind zu veröffentlichen, und
zwar nach Ablauf von 18 Monaten des frühesten
Anmeldedatum einer korrespondierenden
prioritätsbegründenden ausländischen Patentanmeldung.
Dies hat zur Folge, dass eine veröffentlichte
Patentanmeldung als Stand der Technik gemäß U.S.
Patentgesetz §102(e) ab U.S. Anmeldetag zur
Verfügung stehen wird und somit vollinhaltlich
später eingereichten U.S. Patentanmeldungen entgegen
gehalten werden kann. Eine auf Basis eine
internationalen PCT Anmeldung eingereichte U.S.
Patentanmeldung ist gemäß 102(e) Stand der Technik
ab internationalen Anmeldetag, sofern die
internationale PCT Patentanmeldung in Englisch
veröffentlicht ist und die USA designiert wurden.
Demzufolge sind ausländische Anmelder, deren
internationale PCT Anmeldungen nicht in Englisch
veröffentlicht wurden, in einer schlechteren
Position, da als U.S. Anmeldetag erst der Tag gilt,
an dem die Einleitung der nationalen Phase mit allen
Dokumenten erfolgt ist. Die Tatsache, dass das
Abstrakt einer nicht‑englischsprachigen
Veröffentlichung einer internationalen PCT Anmeldung
in Englisch veröffentlicht wird, ist im übrigen
unerheblich und fällt nicht unter §102(e).
Jede am 29. November 2000 anhängige Patentanmeldung
kann auf Wunsch des Anmelders veröffentlicht werden.
Provisiorische Rechte, im Falle einer
Patentverletzung, können jedoch nicht beansprucht
werden. Es ist auch möglich eine Anmeldung vor
Ablauf von 18 Monaten nach dem 29. November 2000
veröffentlichen zu lassen. Ebenso ist es möglich
Antrag auf Nicht-Veröffentlichung zu stellen, sofern
die Erfindung nicht Gegenstand einer ausländischen
Patentanmeldung ist, die veröffentlicht wird. Für
den Fall, daß die US Anmeldung breiter gefasst ist
als die ausländische Anmeldung, kann der Anmelder
beantragen, daß nur eine redigierte Form der
Anmeldung veröffentlicht wird.
2. Verschiedenes
Der Anspruch auf den Anmeldetag einer
prioritätsbegründenen ausländischen Patentanmeldung
ist innerhalb von 16 Monaten ab diesem Anmeldetag,
oder 4 Monate ab U.S. Anmeldetag zu stellen.
Die Einreichung einer Continuation-Anmeldung einer
internationalen Anmeldung eröffnet nicht mehr die
Möglichkeit, den internationalen Anmeldetag
beanspruchen zu können, so dass der Wert der
Einreichung einer Continuation Anmeldung erheblich
gesunken ist. Die Einreichung einer Continuation-Anmeldung
wäre wohl nur dann in Erwägung zu ziehen, wenn die
Einleitung der nationalen Phase nicht mit allen
Dokumenten erfolgen kann, so dass sich der U.S.
Anmeldetag bis zur Vervollständigung verschieben
wird, und/oder wenn die Beschreibung erweitert
werden sollte.
Die Ausführungsbestimmungen für die Umsetzung des
neuen Patentgesetzes befinden sich noch im
Entwurfstadium. Wir werden Sie selbstverständlich
auf dem Laufenden halten, wenn die endgültigen
Bestimmungen bekannt sind.
Mit freundlichen Grüßen
Henry M. Feiereisen, LLC
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